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La reforma del sistema europeo de marcas: el nuevo Reglamento y su implementación.


Esta materia fue analizada en el V Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual que Fide organizó con la colaboración de Denae, los pasados 30 y 31 de marzo.



Momento de la intervención de Luis Gimeno, José Manuel Otero Lastres y Tomás de las Heras.
Momento de la intervención de Luis Gimeno, José Manuel Otero Lastres y Tomás de las Heras.
La piedra angular que ha motivado la reforma de la Ley de Marcas es la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Y ello por cuanto el citado Instrumento normativo impone la transposición de su normativa a los ordenamientos de los respectivos Estados miembros y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español.

En una sesión de debate sobre la cuestión, en el V Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual de Fide, intervinieron como ponentes Tomás de las Heras, presidente de la Segunda Sala de Recurso EUIPO, Alicante, y José Manuel Otero Lastres, socio del Bufete Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares y Miembro del Consejo Académico de Fide.  Moderó la Sesión Luis Gimeno, jefe de la Unidad de Recursos en la OEPM.


Para Luis Gimeno la nueva Directiva persigue los objetivos que se señalan a continuación:
 
  1. En primer término, una profundización de la aproximación limitada lograda por la anterior Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, ampliándola a otros aspectos del derecho material de la normativa marcaria.
  2. En segundo lugar, una homogeneización de los sistemas nacionales de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea (EUIPO)
  3. Como corolario de lo anterior, se incorporan a la nueva directiva las disposiciones esenciales de derecho sustantivo de marcas del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, así como los principios generales del procedimiento de registro de dicho Reglamento.
  4. Por último, la incorporación de ciertas mejoras normativas impuestas tanto por la experiencia práctica obtenida como por la jurisprudencia o doctrina científica.

Entre las modificaciones más relevantes destacan, a modo de decálogo, los vectores siguientes:
 
I. En materia de legitimación para obtener el registro de una marca, se otorga legitimación a cualquier persona física o jurídica, lo que elimina la necesidad de que el solicitante haya de tener una determinada nacionalidad o residencia o que haya de gozar de los beneficios otorgados por convenios internacionales al efecto. Cabe enfatizar que esta norma no viene impuesta por la nueva directiva, pero la práctica ha aconsejado su adopción.

II. En lo que respecta al concepto de marca, lo que queda modificado es el requisito formal de la “representación gráfica”. La nueva Ley sólo exige que el signo sea susceptible de “representación”. Se da cabida así a los avances tecnológicos, que permitan una representación no gráfica de la marca (archivos de sonido o video, etc.). Esta representación ha de permitir determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada.

III. En lo que a las prohibiciones absolutas se refiere, no se introducen modificaciones esenciales en el listado de prohibiciones absolutas, salvo la ampliación de la prohibición específica de la forma del producto a cualquier “otra característica” que venga impuesta por la propia naturaleza del producto, tenga un carácter funcional o dé un valor sustancial a dicho producto o la inclusión expresa de la prohibición de registrar como marca la denominación de una variedad vegetal anterior. En este sentido, también destaca la nueva redacción a las prohibiciones de registro de signos que puedan afectar a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, con remisión a las normas legales nacionales o de la UE que las protegen para evitar errores interpretativos. La misma metodología se sigue para la prohibición de registro de los términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas.

IV. En cuanto a las prohibiciones relativas, destaca la supresión de la distinción entre marca notoria/marca renombrada y sustitución por una única categoría de protección reforzada: Marca renombrada. Se califica también como prohibición relativa (además de absoluta) la incompatibilidad de un signo con una DO o IGP. Se trata con ello de garantizar que en todos los Estados miembros este motivo de denegación pueda alegarse vía oposición.

V. En materia registral, las novedades pasan por una regulación detallada de la legitimación para formular oposición, incluyendo las de los licenciatarios, por la imposición al oponente de la obligación de acreditar el uso de la marca en que se basa la oposición y, por último, por la renovación total de la marca, por cuanto bastará con el pago de las tasas de renovación para dar por renovada la marca.

VI. Se constata un reforzamiento de los derechos conferidos por la marca, por cuanto se faculta al titular para ejercitar las acciones de la misma contra productos falsificados, aunque éstos no hayan sido despachados a libre práctica en aduanas, se restringe el uso inmune en el tráfico económico del nombre al de las personas físicas, excluyendo el nombre de las personas jurídicas, hay una eliminación expresa de las marcas de cobertura frente a marcas y derechos anteriores, así como una nueva formulación de la prohibición de los actos preparatorios para la violación de marcas.

VII. En cuanto a aspectos procesales, entre las modificaciones más relevantes que introduce el Anteproyecto están las siguientes: a) se otorga competencia a la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o caducidad y a los Tribunales por vía reconvencional; b) se suprime la falta de legitimación para ser titular de marca como causa de nulidad o caducidad; c) se excluye para las marcas de Agente o Representante la prescripción por tolerancia; d) Prohibición de alegar sucesivamente derechos anteriores que se podían haber alegado en la primera solicitud o demanda de nulidad; Regulación detallada de la prueba de uso en las solicitudes y demandas de nulidad, así como de las consecuencias de la falta de uso; e) Los efectos de la declaración de caducidad se retrotraen a la fecha de la solicitud o demanda de caducidad, salvo que la resolución o sentencia prevea otra fecha anterior; f) Dada la competencia compartida OEPM/Tribunales, se regulan de forma detallada los efectos de cosa juzgada, así como las cuestiones de litispendencia y prejudicialidad; g) La atribución de competencias a la OEPM en materia de nulidad y caducidad ha impuesto la reforma del Art. 22.c) y d) de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial; h)  Esta atribución de competencias ha exigido la modificación de la disposición adicional primera de la LM, ya modificada por la Ley 24/2015 de Patentes, incorporando un nuevo apartado (2); i) Se mantienen las competencias atribuidas al Juzgado de Marcas Comunitarias por la Ley 24/2015, de Patentes (acumulación de acciones, marcas UE/nacionales.

VIII. En materia de marcas colectivas y de garantía, cabe resaltar que se adaptan los conceptos de marca colectiva y de garantía al concepto general de marca, sustituyendo el requisito de representación gráfica por el más amplio de representación; se suprime como causa de caducidad la negativa arbitraria del titular al ingreso en la asociación o al uso de la marca a una persona capacitada para ello; en materia de legitimación para ejercitar acciones por violación de marcas colectivas, cabe señalar la remisión a la legitimación de los licenciatarios de marcas individuales; en el caso de marcas de garantía la legitimación sólo se otorga al titular o a persona autorizada por él; la eliminación de la prohibición temporal de registrar (3 años) marcas colectivas o de garantía; la cesión de estas marcas sólo puede efectuarse a personas que cumplan los requisitos para ser titulares de las mismas.

IX. En lo que a tasas se refiere, se suprime la tasa de recepción y transmisión de una marca comunitaria (ahora, marca de la Unión), en coherencia con la supresión de la posibilidad de efectuar la presentación de dichas marcas en la Oficinas nacionales; se crea una nueva tasa por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM (100€). Mientras, el resto de tasas permanecen inalteradas.

X. Y, por cuanto afecta a su entrada en vigor, está previsto que todas las modificaciones entren en vigor el 14 de enero de 2019, salvo lo indicado en lo que respecta a la competencia de la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de marcas, que queda demorada al día 14 de enero de 2023. Hasta esta fecha seguirá siendo competente la jurisdicción civil, pero aplicando las normas sustantivas contenidas en el nuevo Título VI de la Ley de Marcas.

Tomás de las Heras situó el inicio de las reformas legislativas del sistema de marcas de la Unión Europea(UE) en 2008, y han concluido con la publicación en el DO de la UE de 24.12.2015 del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.12. 2015, sobre la marca de la UE(RMUE), que va a ser completado, con  los Reglamentos  de ejecución y delegado, cuyos textos están completos. Se estima que entrarán en vigor en octubre de este año.

En lo que respecta a las nuevas tasas, De las Heras señaló que ahora el anexo I del RMUE fijan los importes. El nuevo sistema basado en el criterio de «una tasa por clase» (art. 26.2 RMUE): y tasa adicional que se abona después de la primera clase. El anterior sistema de una tasa por 3 clases incentivaba la solicitud de registro para productos innecesarios).

En relación a las formalidades y procedimientos de examen, se han eliminado los disclaimer. Ahora se especifican el plazo para que los terceros puedan presentar observaciones sobre los motivos absolutos de denegación (antes de que expire el plazo de oposición o de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición). Los terceros no tienen la cualidad de parte en el procedimiento de registro de la marca, por lo que no pueden recurrir la falta de estimación de sus observaciones.

Abundando en las principales novedades, De las Heras hizo hincapié en que se puede reabrir el examen de los motivos absolutos de denegación en cualquier momento (los examinadores competentes son los que reabrirían el examen).

Entre las cuestiones que introduce el Reglamento como motivos de denegación absolutos, que son de interés público, destacan:  Supresión del requisito de representación gráfica; ampliación de la prohibición de formas funcionales a «otras características»» (p. ej. color, olor o sonido) (art. 7.1.e) RMUE); remisión global a la legislación de la UE en las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas; irregistrabilidad de términos tradicionales de los vinos, y especialidades tradicionales garantizadas; irregistrabilidad de las  denominaciones de obtenciones vegetales  anteriores.

Y, entre los motivos de denegación relativos, se encuentran la cesión de una marca registrada a nombre de un agente (arts. 18.2 RMUEy 13 DM); las aclaraciones sobre los «derechos de intervención», esto es, las excepciones que en su defensa el demandado en la acción de violación puede oponer cuando es titular de una marca posterior cuya nulidad no puede ser declarada a instancia del actor; los motivos específicos para las IGP/DOP, separados de los previstos para las marcas sin registrar. Se suprime el requisito del uso para las IGP/DOP. El cómputo del plazo de 5 años para solicitar la prueba de uso de la marca anterior se iniciará a partir de la fecha de presentación o prioridad de la solicitud contestada, no de la publicación como hasta ahora. Al respecto, destacó que la fecha de publicación ha sido cambiada por la fecha de solicitud contestada (por ejemplo, si el examen de los motivos absolutos se retrasa), lo que puede provocar pequeños inconvenientes.

En lo que respecta a la identificación de los productos y servicios (art. 28 RMUE), ésta ha de ser «clara y precisa» siguiendo la sentencia en el asunto IP Translator; los términos genéricos se entenderán literalmente, incluyendo solo los productos y servicios claramente comprendidos en su tenor literal; El art. 28.4 será  la base expresa para el rechazo en caso de incumplimiento; un período transitorio de seis meses, que expiró el 24 de septiembre de 2016, para modificar el registro para los titulares de marcas UE solicitadas antes de la sentencia del mencionado asunto,  que podía declarar que  la marca solicitada y  registrada para un título íntegro de una clase fue solicitada con la intención de  cubrir productos/servicios más allá de los incluidos en el tenor literal pero incluidos en la lista alfabética de la edición de Niza vigente en la fecha de la solicitud (art. 28.8, del RMUE, sin equivalente en la DM). En su defecto, la marca solo cubrirá los incluidos en el tenor literal.

En materia de recursos ante las Salas, las novedades principales son la supresión de la revisión interlocutoria de las resoluciones en casos inter partes; el art. 60.2 MUE incorpora lo previsto antes por el art. 8.3 del Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso, admitiendo el recurso de adhesión de la parte recurrida al contestar al recurso fuera pues del plazo de recurso y sin tasa; se especifican cuándo se producen los efectos de las decisiones de las salas de recurso y las tasas de recursos para marcas se han rebajado a 720 €. Por el contrario, se mantienen las de diseño en 800€.

En cuanto a los cambios que exigen la adopción de la legislación secundaria, se encuentran la eliminación del requisito de representación gráfica, la introducción de marcas de certificación de la unión, la cesión de una marca presentada en nombre de un agente en los procedimientos de cancelación y la posible afectación ulterior de los procedimientos como consecuencia de los reglamentos de ejecución o delegado.

José Manuel Otero Lastres centró su intervención en dos puntos, cuya regulación en la nueva directiva es discutible: la representación de la marca (se modifica en la nueva legislación) y la sorprendente prohibición del valor sustancial de la marca (se mantiene en la nueva Directiva).

Antes de la Primera Directiva 89/104/, CEE en las definiciones de marca que contenían las distintas leyes de nuestro entorno no hablaba de la representación de la marca. “¿Quiere decir que no se exigía?” -preguntó el ponente-, que efectuó un magnífico repaso por las definiciones de marca en distintos cuerpos normativos previos a la entrada del citado Instrumento normativo. “No, porque no se limitaban los sentidos a través de los cuales podía percibirse la marca, aunque se exigía la reproducibilidad del signo solicitado en trámite de registro” -dijo, disipando cualquier atisbo de duda-.

El requisito de la representación del signo aparece en el texto, que no en los Considerandos, de la Directiva 89/104/CEE como rasgo conceptual de la marca en su artículo 2, concretamente como “representación gráfica”. Esta ubicación sistemática en el concepto de marca y no como requisito para el registro tiene una gran trascendencia, por cuanto, en principio, no será posible registrar lo que no sea conceptualmente una marca (en Alemania sí existe tal posibilidad, a tenor del apdo. 1 del artículo 8), lo que niega la posibilidad de la existencia de marcas que lo fuesen conceptualmente por el uso.

José Manuel Otero Lastres recordó el precedente de la Sentencia de 12 diciembre de 2002 (caso Sieckmann), por la que el TJUE tuvo ocasión de pronunciarse sobre una solicitud de marca olfativa. En el caso, se intentó “representar gráficamente” un olor de una sustancia química conocida como “cinamato de metilo” a través de tres vías: su fórmula química, la muestra del producto y la siguiente descripción “aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. Se plantearon ante el TJUE en el marco de una interpretación prejudicial dos preguntas: si representación gráfica equivalía a representación visual y si, en el caso, la marca olfativa solicitada estaba representada gráficamente a través de cada una de las vías por separado o por las tres en su conjunto. El TJUE respondió a la primera cuestión que hay representación, aunque el signo no sea perceptible visualmente, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Y a la segunda, que en el caso no se cumplía con el requisito de la representación gráfica ni con ninguna de las tres formas de representación por separado, ni con una combinación de la tres.

El requisito de la representación gráfica ha sido sustituido en la nueva Directiva 2015/2436 por una nueva representación que al autor denominó “identificativa”. En el considerando 13 de la Directiva se estipula que, en aras de la seguridad jurídica, la representación de la marca debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible y duradera. Y en el artículo 3 de la nueva Directiva se exige que los signos puedan “ser presentados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”.
Esta nueva fórmula va a convertirse en un “semillero de pleitos”: no se sabe si la exigencia relativa a las autoridades competentes y al público en general se trata de dos requisitos alternativos o concurrentes y no está claro cómo probar ante el registro qué piensa el “público en general”.

La segunda cuestión que planteó Otero Lastres atañe a la prohibición del valor sustancial. Al respecto de esta última, recordó la bidimensionalidad que se trató en el asunto 371/2006 (G Star) y la tridimensionalidad (asunto Bang & Oluffsen)

Tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Ley de Marcas permiten la protección cumulativa de ambas normativas. Sin embargo, la interpretación jurisprudencia que se está haciendo de una norma prohibitiva impide la acumulación de ambas protecciones cuando la forma tiene una creatividad tan elevada que puede influir en el éxito comercial del producto que la incorpora. Pues bien, el profesor Otero Lastres considera que entender tan ampliamente la prohibición supone una aplicación esquizofrénica del derecho.
 
El V Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual de Fide constituye un punto de encuentro anual de referencia para los profesionales del sector.




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